Dags att anpassa varumärkeslagen till nutida förhållanden?
Enligt 38 § varumärkeslagen skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. I 42 § första stycket samma lag anges att om en registrering av ett varumärke har upphävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får rätten inte döma till påföljd eller besluta om annan åtgärd enligt 37–41 §§, vilket alltså innebär att domstolen efter en dom där registreringen av ett varumärke upphävts inte längre kan döma ut skadestånd på grund av ett varumärkesintrång avseende detta varumärke. Vidare anges i 42 § andra stycket varumärkeslagen att i mål om varumärkesintrång skall rätten på yrkande av den mot vilken talan föres, förklara målet vilande i avbidan på att frågan om registreringens hävande slutligen avgöres. Är talan härom inte väckt skall rätten i samband med vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall väckas. Om med andra ord exempelvis A väcker skadeståndstalan mot B på den grunden att B gjort varumärkesintrång avseende visst varumärke som registrerats för A, skall rätten på B:s yrkande förklara skadeståndsmålet vilande i avvaktan på att ett annat mål där frågan om A:s rätt till registreringen av det omtvistade varumärket avgörs. Denna ordning kan vid första påseende förefalla enkel och nästan självklar. Det kan ju nämligen tyckas naturligt att man låter skadeståndsprocessen vila i avvaktan på frågan om A:s registrering av varumärket skall hävas. I all synnerhet som det ju i 42 § första stycket varumärkeslagen anges att domstolen efter en sådan dom där registreringen av ett varumärke upphävts inte längre kan döma ut skadestånd på grund av ett varumärkesintrång avseende det aktuella varumärket. Men om vi varierar exemplet något och lägger till en tredje, utomstående part, blir saken mer komplicerad. Situationen är alltså den att C väcker talan om att A:s registrering av varumärket skall hävas, och B yrkar att skadeståndsmålet skall vila i avvaktan på att hävningsmålet mellan A och C avgörs. Hur skall domstolen ställa sig till detta? I ett beslut meddelat av Hovrätten över Skåne och Blekinge (mål nr Ö 247-97, 1997-03-19) var situationen följande. G väckte skadeståndstalan mot visst aktiebolag, H, på grund av varumärkesintrång. H väckte å sin sida talan om att G:s registrering av varumärket skulle hävas. På H:s begäran vilandeförklarades skadeståndsmålet enligt 42 § andra stycket varumärkeslagen. I hävningsmålet åberopade H två alternativa grunder för sin talan. Tingsrätten biföll hävningsyrkandet på den grunden att G inte längre var näringsidkare, vilket krävdes enligt då gällande lagstiftning. G överklagade domen. Då hävningsmålet handlades i hovrätten hade emellertid den svenska lagstiftningen på området anpassats till EG-rätt. Lagändringen innebär att det inte

längre krävs att innehavare av varumärke, för att kunna behålla varumärkesregistreringen, är näringsidkare. Med hänsyn till lagändringen och då inte förutsättningarna för att häva varumärkesregistreringen på den andra av de åberopade grunderna förelåg, nämligen att G inte gjort verkligt bruk av varumärket, ogillade hovrätten H:s talan. HD meddelade inte prövningstillstånd och hävningsmålet vann laga kraft. Nu borde alltså förutsättningarna för att skadeståndsmålet skulle vara vilande inte längre föreligga, och handläggningen av skadeståndsmålet kunnat fortsätta. Så skedde emellertid inte. Anledningen till detta var att ett systerbolag till H, som också var det bolag som marknadsförde varumärket, nu väckte talan om att G:s registrering av varumärket skulle upphävas. Grunden för systerbolagets talan var att G numera — ytterligare tid hade ju förflutit — inte gjort verkligt bruk av varumärket. Tingsrätten beslutade att skadeståndsmålet skulle vara fortsatt vilande till dess att hävningsmålet mellan systerbolaget och G var slutligt avgjort. I skälen för tingsrättens beslut åberopades såväl 42 § andra stycket varumärkeslagen som 32 kap. 5 § rättegångsbalken. Således både livrem och hängslen. G överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle upphäva tingsrättens beslut om vilandeförklaring. Till stöd för sitt överklagande åberopade G bland annat att även om G:s registrering av varumärket skulle hävas, så avsåg skadeståndstalan förfluten tid, det vill säga skadestånd för redan begånget varumärkesintrång. H bestred ändring. Hovrätten lämnade G:s yrkande utan bifall, och som skäl för detta angavs 32 kap. 5 § rättegångsbalken (mer om detta nedan). Det intressanta nu är emellertid att notera att hovrätten till skillnad från tingsrätten inte ansåg att 42 § andra stycket varumärkeslagen var tillämplig. Som skäl för att inte tillämpa nämnda lagrum angav hovrätten att varken lagtextens utformning eller förarbetena till varumärkeslagen skulle tala för att vilandeförklaring av ett mål kan ske med stöd av 42 § andra stycket varumärkeslagen på den grunden att en tredje person väckt talan om upphävande av en varumärkesregistrering. För egen del är jag benägen att hålla med om hovrättens bedömning. Såvitt jag kunnat finna ut är problemet i och för sig inte diskuterat i motiven till lagen (se exempelvis prop. 1960:167 s. 185 ff. och s. 256 ff.) och har heller inte förekommit i publicerad praxis eller diskuterats i litteraturen. Syftet med regeln kan dock enligt min uppfattning knappast ha varit att ett skadeståndsmål skall kunna vilandeförklaras efter det att en tredje person väckt talan om hävning av varumärkesregistreringen mot den som har registrerat varumärket. Anledningen är att motsatsen kan leda till oacceptabla konsekvenser. För att återknyta till ovan angivna exempel, kan vi föreställa oss att B är en stor koncern med stora resurser och med flera dotterbolag. Den här typen av bolag har ibland sina verksamheter uppdelade i separata led, såsom

att ett bolag står för tillverkningen, ett annat för marknadsföringen, ett tredje för distributionen och så vidare. Man kan då tänka sig den inte osannolika situationen att moderbolaget B står för tillverkningen och dotterbolaget C står för marknadsföringen. A, som är en enskild näringsidkare utan nämnvärda ekonomiska resurser, väcker skadeståndstalan mot B för varumärkesintrång. Koncernen B har nämligen använt ett av A registrerat varumärke och lanserat det med sina resurser och, för att konkurrera ut A, sålt till ett pris som är betydligt billigare än det pris A kan sälja produkten för. A har inte med sina begränsade resurser haft möjligheter att värja sig och har slutligen varit tvungen att lägga ner sin produktion. På B:s yrkande vilandeförklaras skadeståndsmålet. I hävningsmålet yrkar B att A:s registrering skall hävas på den grunden att A inte gjort verkligt bruk av varumärket under de senaste fem åren (jfr 25 a § varumärkeslagen). B förlorar hävningsmålet genom alla instanser och A begär således att skadeståndsmålet inte längre skall vara vilande. Det är väl inte omöjligt att tänka sig att det nu gått ytterligare ett par år, eftersom det brukar beräknas att det tar ca. fem år att ta sig igenom alla instanser. B bestrider yrkandet eftersom nu dotterbolaget C väckt talan om att A:s registrering av varumärket skall hävas. Tiden har ju gått och på grund av att koncernen B nu lanserat varumärket som sitt, har A inte haft någon möjlighet att använda det under de senaste fem åren. Domstolen bifaller således C:s yrkande om hävning av A:s varumärkesregistrering. Skadeståndsmålet mellan A och B kan nu, flera år senare, återupptas. Men oavsett utgången i det målet har A alltså på grund av Bkoncernens agerande och med benäget bistånd av domstolen fått sin registrering av varumärket upphävd. Denna utgång är varken rimlig eller ändamålsenlig. Slutsatsen i detta avseende måste alltså bli att det inte är möjligt att vilandeförklara ett mål med stöd av 42 § andra stycket varumärkeslagen på den grunden att en tredje person väckt talan om upphävande av en varumärkesregistrering. För att emellertid återknyta till det ovan nämnda hovrättsfallet, så blev ju utgången ändå den att skadeståndsmålet vilandeförklarades, fast istället enligt 32 kap 5 § rättegångsbalken. Enligt detta lagrum får rätten vilandeförklara ett mål om det för prövningen av detta är av synnerlig vikt att fråga, som är föremål för annan rättegång, först avgörs. Hovrätten anger i sin motivering att med hänsyn till den betydelse som systerbolagets hävningstalan kan få för G:s skadeståndstalan mot H, anser hovrätten det vara av synnerlig vikt att hävningsmålet mellan systerbolaget och G först avgörs innan skadeståndsmålet mellan G och H tas upp till prövning. Hur skall detta uttalande tolkas? Skadeståndstalan avsåg varumärkesintrång i förfluten tid. Det borde således sakna all betydelse att varumärkesregistreringen möjligen skulle bli upphävd i framtiden. Men så blev alltså inte fallet. Man frågar sig

varför? Hovrätten hänvisar i sin motivering till 42 § första stycket varumärkeslagen. Innebär denna regel alltså att oavsett att förutsättningar för skadeståndsansvar på grund av varumärkesintrång inträtt så skall, för den händelse att registreringen hävs, påföljd för varumärkesintrång bortfalla på ungefär samma sätt som då skadeståndsskyldighet i andra fall preskriberas? Frågan har diskuterats i motiven och har varit föremål för olika åsikter. Enligt utredningens (SOU 1958:10 s. 341 f.) mening skulle för det fall att varumärkesregistreringen hävs på grund av omständighet som inträtt först efter dess beviljande, befrielse från intrångspåföljd gälla endast för tiden efter ogiltighetsanledningens inträde. En regel av denna innebörd intogs också i utredningsförslaget. Utredningens förslag i denna del intogs emellertid inte i lagtexten. Lagrådet anger först (prop. 1960:167 s. 257) att en så säregen konstruktion som att påföljden för det i och för sig konstaterade intrånget skulle bortfalla om registreringen hävs, inte bör godtas. Men vänder sedan på steken och anger att med hänsyn till den svårighet som ofta föreligger när det gäller att fastslå när hävningsanledning inträtt, det synes försvarligt att i detta avseende nöja sig med den enklare regel som det innebär att inte ta särskild hänsyn till den tidpunkt då hävningsanledning inträtt. I departementsförslaget, som överensstämmer med lagtexten, utgick utredningsförslaget i denna del. Departementschefen anförde bl. a. följande (prop. 1960:167 s. 188 f.). Helt allmänt anses böra gälla att dom på registreringens hävande medför att påföljd därefter överhuvudtaget inte kan ådömas för tidigare intrång, likgiltigt vem som begått det. Med billigheten torde bäst överensstämma att den mot vilken intrångstalan föres, i dessa fall blir helt fri från påföljd. Såvitt jag förstår kan dessa uttalanden från Lagrådet och departementschefen inte tolkas på annat sätt än att för det fall att en varumärkesregistrering upphävs, så har den tidigare innehavaren av varumärket inte någon möjlighet att få skadestånd för varumärkesintrång ens för den tid då han faktiskt och lagenligt varit registrerad innehavare av varumärket och möjligen försökt göra bruk av varumärket, men hindrats på grund av motpartens agerande. Jag har heller inte funnit något i praxis eller litteraturen som motsäger denna ståndpunkt. För att återvända till tidigare nämnda hovrättsfall förefaller det alltså ha varit 42 § första stycket varumärkeslagen som låg bakom beslutet att låta skadeståndsmålet vila. Om således systerbolaget skulle vinna hävningsmålet, hade ju detta inneburit att G överhuvudtaget inte skulle vara berättigad till skadestånd av H. Även om det i efterhand kunnat konstateras att H gjort intrång i G:s varumärkesrätt! Hovrättens beslut följer således resonemangen i motiven. Denna ordning är emellertid oacceptabel och otidsenlig. För hur skall den enskilde näringsidkaren någonsin kunna räkna med att få behålla en god affärsidé om en stor koncern beslutar

sig för att ”ta över” idén? För att återknyta till det ovan angivna exemplet så kan ju B med sina resurser snabbt ta över hela marknaden, vilket i sin tur medför att A är tvungen att lägga ned sin produktion. B:s medarbetare är givetvis intelligenta nog att dela upp verksamheten på sina olika dotterbolag. På detta sätt riskerar man ju inte ens att behöva betala skadestånd för sitt agerande! Enligt min uppfattning är det därför dags för en ny och mer modern lagstiftning inom varumärkesrätten. Upphovsrättslagen trädde i kraft redan 1961 med de förutsättningar som rådde då. Trots allt som hänt inom immaterialrätten har lagen endast justerats i olika omgångar, bl. a. i samband med Sveriges inträde i EES. Det som nu krävs är en mer genomgripande förändring inom varumärkesrätten, innebärande ett bättre skydd för innovatörerna. Bl. a. bör lagstiftningen ändras så att skadestånd för intrång som redan skett skall utgå, oavsett att registreringen senare upphävts. Vidare bör de processrättsliga reglerna ändras så, att frågan om en viss varumärkesregistrerings vara eller inte vara, avgörs av samma domstol och i samma mål som handlägger skadeståndsmålet. På detta sätt skulle man nå den fördelen att domstolarna i varje instans tvingas ta ställning till båda frågorna samtidigt. En sådan förändring skulle göra det omöjligt att fördröja skadeståndsmålet så att varumärkesinnehavaren blir av med sin rätt till både varumärkesregistreringen och skadestånd. Slutligen skulle, för det fall att en tredje part, t. ex. ett dotterbolag, vill begära att varumärkesregistreringen hävs, denna part tvingas att intervenera i det ursprungliga målet. Med de beskrivna förändringarna skulle man uppnå både ett betydligt snabbare förfarande, men också en betydligt mer ”innovatörsvänlig” lagstiftning. Det skulle sammanfattningsvis inte vara lika lätt att med lagens hjälp ”stjäla” ett varumärke som det är idag.
Michael Pålsson